淺談如何對付專利蟑螂

老闆的必修課-陳仁豪

2013-11-28 13:29

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專利蟑螂的濫訴已引起很多國家的重視，部分國家也已經修法進行因應，但在完全能夠禁絕之前，建議還是要採取適當的因應之道，先求保命才能談下一步的獲利，是吧？

在進入正式主題之前，先說明一下專利的基本概念。

首先，專利是一種排他權，擁有專利不代表你一定可以利用該專利技術，但你可以禁止他人使用該專利技術。

例如你的專利是一個由A、B、C、D、E五個元件所構成的電腦，在你取得專利之前有一A、B、C、D四個元件的電腦被核准專利。可能是主管機關認為你的電腦多了一個元件，而增加這個元件是前所未有，並且不是該領域技術人員輕易可以想到的，所以核准了你的專利。

不過，由於你利用你的電腦時，必然同時會用到A、B、C、D四個元件，所以會對之前的專利構成侵權。因此，原則上除非你得到先前專利權人的授權，你是不能使用你的電腦的。同樣的道理，擁有A、B、C、D四個元件電腦的專利權人，除非經過你的授權，也不能利用A、B、C、D、E五個元件的電腦。前面所述是專利侵權判斷上所謂的「全要件原則」的簡要舉例。

基於以上說明，由於經核准的專利非常多，當專利權人控告別人侵權時，他自己也可能是別人反告的對象。因此，漸漸發展出一種型態的公司，這種公司本身不從事製造、銷售，所以原則上不會使用到別人的專利，也因此在控告別人時不會被反告。這類擁有專利而不從事製造、銷售活動的公司，正式名稱是「非專利實施實體」（Non-Practicing Entity），也就是俗稱的專利蟑螂。

因專利蟑螂不製造、銷售，所以部分傳統應對潛在專利訴訟的手段將無用武之地，例如加強本身研發能力、加入技術聯盟或專利池等等，以下分別就收到警告函以及進入專利訴訟後分別討論應對專利蟑螂的方式。

一、收到警告函：

1. 第一次收到警告函時原則上不需回應，因為專利蟑螂的目的就是錢，所以它們可能四處散發警告函，碰碰運氣是否有膽小的公司願意乖乖捧上錢來和解。但不回應不表示不需採取任何步驟，還是建議諮詢專利律師構成侵權的可能性，並試圖取得不侵權的意見。

2. 第二次收到警告函時，要更審慎地處理。尤其是收到第二次警告信距離第一次的時間很短，這可能表示專利權人窮追不捨。此時，可能要想辦法查知專利權人的來歷，判斷是否為專利蟑螂，以決定往後的策略。但如果是隔了許久才來第二封，或許可以稍微安心，因為可能是你的公司又收到了專利蟑螂的年度配額警告信，不過該做的步驟仍建議按表操課。

二、收到起訴狀：

1. 想辦法一開始就透過律師讓專利蟑螂清楚你的公司沒錢，或是你寧願花錢請律師打官司也不願和解。因為專利蟑螂是靠和解金或賠償金獲利的，如果拿到錢的可能性很低，專利蟑螂繼續進行訴訟的意願會降低。至於如果你的公司有錢，但又不想花大錢打專利侵權訴訟，可以來信私下向我諮詢如何作妥善因應。

2. 試圖減省你的花費。專利侵權訴訟所費不貲，尤其在美國整個訴訟程序通常要花費200萬美元以上。如果沒有辦法按前述的方式降低專利蟑螂追訴你的興趣，應試圖用節省花費的方式來增加對方的時間成本。例如透過找尋先前技術（prior art）利用行政程序的再審（reexamination）等方式來無效掉對方的專利。但須注意的是，並非每個國家都允許侵權訴訟中提起此類程序，因此有委任專業律師處理的必要。

3. 不要隨便公開揭露公司的技術細節，這點除於侵權訴訟中尤其要特別注意外，日常公司運營中即應對於技術資料要加強控管，以免讓專利蟑螂盯上，甚至因此輸掉專利侵權官司。

由於專利蟑螂的濫訴嚴重違反專利法「鼓勵創新發明」的立法目的，已引起很多國家的重視，部分國家也已經修法進行因應。但在完全能夠禁絕之前，建議還是要採取適當的因應之道，先求保命才能談下一步的獲利，是吧？